Modello di utilità o brevetto per invenzione

La domanda che arriva dopo il primo campione funzionante

Un marchio riceve la prima unità funzionante, il meccanismo fa qualcosa che la concorrenza non fa, e qualcuno chiede se convenga depositare un brevetto. Due domande seguono subito: di quale tipo, e a nome di chi.

Nessuna delle due ha una risposta universale, ma entrambe hanno una logica che si può seguire. Quello che segue è come la cosa appare da uno stabilimento che deposita domande proprie dagli anni Novanta. Leggetelo come esperienza produttiva, non come consulenza legale, e portate il vostro caso a un consulente in proprietà industriale prima di impegnarvi.

Che cosa distingue davvero i due strumenti

Ambito. A Taiwan e nella maggior parte delle giurisdizioni che lo prevedono, il modello di utilità copre la forma, la struttura o la disposizione di un oggetto. Cose fisiche. Il brevetto per invenzione arriva anche a metodi, processi, composizioni e tecnologie implementate via software, nulla di cui un modello di utilità possa occuparsi.

Tempi di concessione. Il modello di utilità riceve un controllo formale e si registra rapidamente. La domanda di brevetto per invenzione passa per l’esame di merito su novità e attività inventiva, e quella coda si misura in anni. Una conseguenza che si dimentica: poiché nessuno ha esaminato la sostanza del modello di utilità al momento della registrazione, di norma serve una relazione di valutazione tecnica prima di poterlo agitare davanti a qualcuno.

Durata e costo. Dieci anni dal deposito per il modello di utilità, venti per il brevetto per invenzione, con la via del brevetto per invenzione più costosa in ogni fase.

Che aspetto hanno trent’anni di nostri depositi

Abbiamo depositato 24 brevetti dal 1996, tutti di pubblico dominio presso l’Ufficio taiwanese della proprietà intellettuale. Una domanda di brevetto per invenzione. Ventitré modelli di utilità.

L’unica domanda di brevetto per invenzione riguardava un dispositivo per la pulizia dei pavimenti nel 2007. È stata respinta. Da allora abbiamo puntato tutto sui modelli di utilità e non abbiamo mai avuto motivo di rivedere quella scelta.

L’oggetto dei depositi segue ciò che lo stabilimento stava costruendo. Orologi, sveglie, aspirapolvere e robot per la pulizia dei pavimenti dal 1996 al 2008. Meccanismi per carica-orologi dal 2010 al 2014. Dal 2020 in poi, sanificazione UV, asciugatura e disinfezione, e massaggio caldo e freddo, con un ritmo di deposito che accelera nettamente nel 2024 e nel 2025.

Sette sono attivi oggi: un set portatile di sacche per l’asciugatura e la disinfezione di prodotti per neonati, un dispositivo modulare di asciugatura e disinfezione, un dispositivo di lavaggio e sterilizzazione, tre strutture di carica-orologi che coprono il meccanismo di riduzione della trasmissione, il supporto dell’orologio e il gruppo rotante, e un massaggiatore caldo e freddo progettato per la dissipazione del calore.

La strategia dietro quell’elenco non è complicata. Costruiamo meccanismi, i meccanismi sono ciò che i modelli di utilità proteggono, e i nostri prodotti arrivano a scaffale molto prima che una domanda di brevetto per invenzione superi l’esame.

Quale via si adatta a quale tipo di innovazione

I modelli di utilità si adattano al lavoro meccanico e strutturale sui prodotti di consumo: un cinematismo che si ripiega in meno spazio, una scocca che ventila meglio, una trasmissione che gira più silenziosa. La registrazione rapida conta perché il ciclo di prodotto è breve e il titolo deve essere azionabile mentre il prodotto è ancora in vendita.

I brevetti per invenzione ripagano il proprio costo quando il valore sta in un punto che il modello di utilità non può raggiungere. Algoritmi di controllo. La formulazione di un materiale. Una fase di processo che cambia la resa. Tutto ciò che intendete concedere in licenza, o che deve tenere lontani i concorrenti per più di un decennio. Se il vero vantaggio del vostro dispositivo è il firmware anziché la scocca che lo circonda, la via del modello di utilità protegge la metà sbagliata del prodotto.

Alcune giurisdizioni permettono anche di depositare entrambi sullo stesso oggetto e decidere in seguito, il che è una domanda per un consulente in proprietà industriale più che per un progettista di stabilimento.

A nome di chi va il deposito

L’equivoco più frequente in cui ci imbattiamo è quello di un marchio che dà per scontato che pagare le attrezzature renda suoi i brevetti che ne derivano. Proprietà delle attrezzature e titolarità dei brevetti sono questioni separate, e pagare la prima non vi compra nulla della seconda. Come si decide la proprietà delle attrezzature lo trattiamo nella nostra guida ai costi di attrezzatura e ai MOQ.

Lo sviluppo congiunto complica ulteriormente le cose. Il marchio arriva con una specifica e un obiettivo. I progettisti dello stabilimento risolvono un problema strutturale per raggiungerlo. Chi ha inventato che cosa? In assenza di una clausola che dica altrimenti, quella discussione diventa costosa, e riemerge durante una due diligence o poco prima di un lancio.

Quindi mettetelo per iscritto prima: chi è titolare dei depositi derivanti dal progetto, chi può depositare, chi paga le tasse, quale licenza ottiene l’altra parte e che cosa succede quando il rapporto finisce. I nostri progetti si svolgono sotto NDA dal primo disegno, e preferiamo chiudere questo punto in fase di preventivo piuttosto che discuterne all’avvio della serie. La guida OEM vs ODM spiega come si divide la proprietà intellettuale del progetto di base a seconda del modello, il che cambia ciò su cui c’è da negoziare.

Dove depositare, e a che cosa serve davvero un brevetto

I depositi seguono i canali di vendita. Una registrazione in un paese in cui non avete un distributore è una tassa annuale che non compra nulla. Quel denaro rende di più come deposito serio nei due o tre mercati che portano il vostro volume.

Siate onesti anche su che cosa fa un brevetto. Raramente vince una causa, perché la maggior parte delle controversie non arriva così lontano. Quello che vi dà è una legittimazione: qualcosa da allegare a una richiesta di rimozione su un marketplace, qualcosa su cui la dogana può agire, qualcosa che cambia il tono quando chiama l’avvocato di un concorrente.

Portarlo dentro un progetto

Progettazione, produzione e qualità stanno tutte in un unico sito a Daya, Taichung, dove siamo dal 1996, sotto ISO 13485:2016 e ISO 9001:2015, con R&S meccanica ed elettronica interna, attrezzeria di proprietà e PCB, PCBA e SMT nello stesso edificio. Le persone che comparirebbero su un deposito strutturale sono le stesse che costruiscono il vostro prodotto, quindi la conversazione sui brevetti avviene durante la revisione di progetto anziché dopo.

Avete un concept e volete individuare il contenuto proteggibile prima che inizi lo sviluppo? Inviateci una richiesta per una prima risposta entro due giorni lavorativi, sotto NDA. Vi diremo che cosa vediamo dal lato produttivo. La strategia di deposito resta al vostro consulente in proprietà industriale.

Domande frequenti

Un modello di utilità è più debole di un brevetto per invenzione?

È più stretto. Entro il proprio ambito un modello di utilità registrato è azionabile. Ciò a cui rinunciate è la durata più lunga, l’estensione a metodi e materiali e, in alcune giurisdizioni, una relazione di valutazione in più prima di poterlo far valere.

Di chi è un brevetto che nasce da un progetto OEM?

Di chi dice il contratto. Non della parte che ha pagato le attrezzature, non automaticamente del marchio, non automaticamente dello stabilimento. Se l’accordo tace, vi affidate a regole predefinite che variano da paese a paese e al racconto di qualcuno su chi ha inventato che cosa.

Dovremmo depositare in ogni mercato in cui un giorno potremmo entrare?

Raramente ne vale la pena. Ogni deposito comporta costi di procedura e di mantenimento annuale, e un brevetto che non potete permettervi di far valere serve a poco. Coprite i mercati che portano volume, poi rivalutate.